出口侵權(quán)如何避免 怎樣降低侵權(quán)風(fēng)險？

【hishop網(wǎng)訊】在美國，知識產(chǎn)權(quán)很受重視。若一個出口至美國的公司要打一場商標(biāo)或?qū)＠謾?quán)官司，費用可能達(dá)到160-300萬美金。而其產(chǎn)品商標(biāo)或?qū)＠煌对V侵權(quán)成功的話，則直接會面臨丟失美國市場的風(fēng)險。那么，出口侵權(quán)如何避免，怎樣降低侵權(quán)風(fēng)險？

因此，跨境電商企業(yè)要想深耕美國市場，需要加深對海外法律風(fēng)險知識加深了解，減少經(jīng)營風(fēng)險。日前，在廣東省跨境電商行業(yè)協(xié)會主辦的跨境電商法律風(fēng)險應(yīng)對與防范交流會上，美國萊納戴維律師事務(wù)所何勇律師分享了美國知識產(chǎn)權(quán)被起訴或者337調(diào)查中出口企業(yè)應(yīng)對和防范措施。

被337調(diào)查認(rèn)定侵權(quán) 產(chǎn)品將無條件退出美國市場

337調(diào)查，是指美國國際貿(mào)易委員會（United States International Trade Commission，簡稱USITC）根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)（簡稱“337條款”）及相關(guān)修正案進(jìn)行的調(diào)查，禁止的是一切不公平競爭行為或向美國出口產(chǎn)品中的任何不公平貿(mào)易行為。這種不公平行為具體是指：

1、產(chǎn)品以不正當(dāng)競爭的方式或不公平的行為進(jìn)入美國；

2、產(chǎn)品的所有權(quán)人、進(jìn)口商、代理人以不公平的方式在美國市場上銷售該產(chǎn)品，并對美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成實質(zhì)損害或損害威脅；

3、阻礙美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建立，或壓制、操縱美國的商業(yè)和貿(mào)易；

4、侵犯合法有效的美國商標(biāo)和專利權(quán)，或侵犯了集成電路芯片布圖設(shè)計專有權(quán)；

5、侵犯了美國法律保護(hù)的其他設(shè)計權(quán)，并且，美國存在相關(guān)產(chǎn)業(yè)或相關(guān)產(chǎn)業(yè)正在建立中。

據(jù)何勇介紹，實踐中涉及侵犯美國知識產(chǎn)權(quán)的337調(diào)查大部分都是針對專利或商標(biāo)侵權(quán)行為，少數(shù)調(diào)查還涉及版權(quán)、工業(yè)設(shè)計以及集成電路布圖設(shè)計侵權(quán)行為等。其他形式的不公平競爭包括侵犯商業(yè)秘密、假冒經(jīng)營、虛假廣告、違反反壟斷法等。

而337調(diào)查的主要程序包括：申請、立案、應(yīng)訴、聽證前會議、取證、聽證會、行政法官初裁、委員會復(fù)議并終裁、總統(tǒng)審議。如果任何一方當(dāng)事人對USITC的裁決結(jié)果不服，可以向美國聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴。

根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337節(jié)的規(guī)定，美國國際貿(mào)易委員會應(yīng)在“盡早的、可行的時間內(nèi)”完成一項337調(diào)查并作出裁決。實踐中，美國國際貿(mào)易委員會一般在12－15個月內(nèi)結(jié)束調(diào)查，復(fù)雜案件可能會延長至18個月。何勇表示，這相比于法庭訴訟的效率會高很多。

337條款是國際上最具變通性和殺傷力的貿(mào)易保護(hù)手段，凡是337調(diào)查認(rèn)定侵權(quán)行為存在的外國出口產(chǎn)品，將通過頒發(fā)禁止進(jìn)口令的方法直接禁止該涉案產(chǎn)品的進(jìn)口和在美國市場的銷售，而且無法規(guī)避。

另外，337條款已經(jīng)跨越了國界，在全球范圍內(nèi)的侵權(quán)行為均可能被追訴，甚至包括非出口行為。根據(jù)“337”調(diào)查普遍排除令規(guī)定，一家敗訴，連同該國其他生產(chǎn)該產(chǎn)品的企業(yè)同樣也要退出美國市場。

防患于未然：避免成為337調(diào)查的被告

何勇表示，337調(diào)查立法目的是為了限制進(jìn)口貿(mào)易中的不公平行為。許多企業(yè)由于不知情或缺乏知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識而成為337調(diào)查的被告。在生產(chǎn)經(jīng)營和對外貿(mào)易活動中，對美出口企業(yè)可采取以下預(yù)防性措施，避免成為337調(diào)查的被告：

1、在生產(chǎn)對美出口產(chǎn)品時，先初步調(diào)查美國同類產(chǎn)品中是否適用相同或類似技術(shù)、外觀設(shè)計及商標(biāo)；

2、在接受進(jìn)口商委托生產(chǎn)對美出口產(chǎn)品的訂單時，在委托加工合同中加入關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛的免責(zé)條款；

3、生產(chǎn)或出口前委托有關(guān)中介組織進(jìn)行檢索，減少侵權(quán)的可能性；

4、委托律師出具出口產(chǎn)品不構(gòu)成知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的法律意見書。

何勇提到，在產(chǎn)品向美國出口前，首先應(yīng)當(dāng)提高知識產(chǎn)權(quán)意識，防患于未然。中國企業(yè)應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，首先進(jìn)行專利檢索，確定是否有可能侵犯涉及該產(chǎn)品的美國專利，或涉及該產(chǎn)品的制造方法的美國專利，包括請專家分析產(chǎn)品在美國的專利保護(hù)狀況。與敗訴的損失相比，專利檢索的費用實在是微不足道的。

如果發(fā)現(xiàn)有可能侵犯美國公司專利權(quán)的情況，則應(yīng)及時對產(chǎn)品進(jìn)行修改，以免侵犯知識產(chǎn)權(quán)。如果存在侵權(quán)可能，則可以使用其他方法繞過專利來避開侵權(quán)。如果有些核心的專利無法繞過，也可以從專利權(quán)所有人那里取得使用專利的許可，或者與進(jìn)口商取得協(xié)議，由進(jìn)口商承擔(dān)侵權(quán)的責(zé)任。

一場專利侵權(quán)官司160-300萬美金

據(jù)美國萊納戴維律師事務(wù)所何勇律師介紹，目前，在美國如果要打一場專利侵權(quán)訴訟案，起步價都為50萬美金，打完之后可能總金額會達(dá)到200-300萬美金。而337調(diào)查也不便宜，但相比法庭訴訟，會便宜很多，大概是160萬美金左右。

此外，何勇律師還提到，對于跨境出口的企業(yè)來說，若想要一開始就杜絕侵權(quán)后患，在進(jìn)入美國市場之前，要做好風(fēng)險防范，對商標(biāo)、專利都做好預(yù)警分析。商標(biāo)要做商標(biāo)檢索，在中國注冊的商標(biāo)，也要在美國注冊，因為商標(biāo)專利都是有地域性，如果是在中國申請的商標(biāo)，沒有在美國申請，一樣會有侵權(quán)的風(fēng)險。

如若商標(biāo)涉及侵權(quán)，被啟動了337調(diào)查，何勇建議，公司最好積極應(yīng)對，而不是消極回避。最好找專業(yè)的美國律師來操作，因為其對美國的法律環(huán)境比較熟悉，在法律上規(guī)避惡意侵權(quán)（被告商標(biāo)侵權(quán)還進(jìn)行銷售的行為）訴訟，美國法院將會對此進(jìn)行3倍的懲罰性賠償。

因此，跨境電商企業(yè)如果想深耕美國市場，在出口之前，知識產(chǎn)權(quán)這一步開始重視起來吧。.

　　侵權(quán)主要包括版權(quán)、商標(biāo)和專利三大塊，那么賣家在開發(fā)、上傳產(chǎn)品時，該怎么做才能降低侵權(quán)風(fēng)險?下面Hi商學(xué)院將為大家一一解答。

　　一、為什么要做版權(quán)登記?版權(quán)是對作品的保護(hù)，一個產(chǎn)品設(shè)計出來，就已經(jīng)具有版權(quán)保護(hù)。比如迪士尼的卡通人物因為大量推廣而家喻戶曉，也無形中默認(rèn)了版權(quán)歸屬。而當(dāng)賣家設(shè)計出一款產(chǎn)品，如果沒有進(jìn)行版權(quán)登記，就無法證明產(chǎn)品的原創(chuàng)性。

　　做好版權(quán)登記有以下特點：

　　1、證明作品的原創(chuàng)

　　有了版權(quán)登記證就能更有效的證明該Logo的原創(chuàng)歸屬權(quán);

　　2、保護(hù)時間長，一次性交費

　　A. 以個人名義登記保護(hù)的時間為個人生前加生后的第50年的12月31號截止時間;

　　B. 以公司名義登記保護(hù)的時間為50年的時間;

　　3、保護(hù)地域范圍延伸到國外

　　中國屬于國際性的版權(quán)公約《伯爾尼公約》的成員國，登記版權(quán)保護(hù)在《伯爾尼公約》178個成員國受保護(hù)。

　　所以當(dāng)產(chǎn)品中出現(xiàn)圖文并茂時，建議將圖形也做版權(quán)登記，這樣保護(hù)是更加全面的。

　　二、商標(biāo)申請的方式及存在風(fēng)險商標(biāo)是商品的生產(chǎn)者、經(jīng)營者在其生產(chǎn)、制造、加工、揀選或者經(jīng)銷的商品上或者服務(wù)的提供者在其提供的服務(wù)上采用的，具有顯著特征的標(biāo)志，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物。在商業(yè)領(lǐng)域而言，商標(biāo)包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志和顏色組合，以及上述要素的組合，都可以作為商標(biāo)申請注冊。

　　商標(biāo)的注冊方式包括單一國家商標(biāo)、連盟式商標(biāo)、歐盟商標(biāo)、非洲聯(lián)盟商標(biāo)和馬德里商標(biāo)五種。商標(biāo)申請人可以是公司或個人申請，一般商標(biāo)有效期是10年，且可延續(xù)保護(hù)。商標(biāo)查詢可以登入中國商標(biāo)局官網(wǎng)、歐盟官網(wǎng)、美國官網(wǎng)及日本官網(wǎng)等。

　　但商標(biāo)申請也存在一定風(fēng)險：

　　1、美國的common law 承認(rèn)使用但未申請的名稱的法律權(quán)限

　　2、審核律師的主觀判斷

　　3、公示期第三方的主觀判斷YANKEE VANKEE

　　4、注冊下來之后被第三方申請無效

　　三、境外專利申請途徑及侵權(quán)判定方法專利主要分為發(fā)明專利、實用新型專利和外觀專利三種，各自有其不同的侵權(quán)判定方法：

　　1、發(fā)明專利

　　法律狀態(tài)最為穩(wěn)定技術(shù)價值最高。發(fā)明專利的發(fā)明是指產(chǎn)品、方法或其改進(jìn)提出的新的技術(shù)方案。可以分為產(chǎn)品發(fā)明和方法發(fā)明。

　　其侵權(quán)判定的基本原則是：全面覆蓋原則——設(shè)計要點。

　　2、實用新型專利(美國無，歐盟部分國家有）

　　實用新型專利指的產(chǎn)品形狀，是指產(chǎn)品所具有的、可以從外部觀察到的確定的空間形狀。

　　3 外觀專利

　　外觀設(shè)計專利是對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。

　　其侵權(quán)判定標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)構(gòu)設(shè)計、設(shè)計空間及功能限制上是否存在區(qū)別。

　　境外專利申請的兩個途徑：

　　1、“巴黎公約”途徑：

　　(1） 首先提交國內(nèi)專利申請;

　　(2） 6/12個月以內(nèi)以國內(nèi)專利為優(yōu)先權(quán)進(jìn)行境外專利的申請。

　　2、“PCT”(專利合作條約，俗稱國際專利） 途徑：

　　(1） 首先提交國內(nèi)專利申請;

　　(2） 12個月以內(nèi)提交PCT國際專利申請;

　　(3） 30個月內(nèi)進(jìn)行境外具體國家。